本案中，本領域技術人員根據原權利要求書和說明書記載的技術內容及說明書附圖顯然不能直接且毫無疑義地確定所謂“不會發生爆裂的核心技術”的具體內容。因此，其對權利要求書和說明書的修改超出了原權利要求書和說明書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規定。
案號：?(2018)最高法行申695號
關鍵詞：?專利法33條 修改 限制 保護范圍
案情簡介
本案涉及申請號為201110319746.5，名稱為“全封閉式耐火中空磚及其制造方法”的發明專利申請(簡稱涉案專利申請)，申請人為陳復生，申請日為2011年10月20日，公開日為2012年6月20日。
涉案專利申請在實質審查過程中，陳復生對說明書、權利要求書做了修改，增加了原權利要求書和說明書中沒有記載的技術特征。國家知識產權局以修改存在不符合《專利法》第三十三條規定的問題對涉案專利申請作出駁回決定，專利復審委會予以維持。
陳復生不服提起訴訟。
裁判結果
一審、二審、及再審均未接受陳復生的主張，隨著再審駁回陳復生的再審申請，案件宣告結束。
法律評析
本申請原權利要求書和說明書中記載了一種全封閉式耐火中空磚，其采用手工注漿或管道壓力注漿石膏模具內成型的方法，泥漿在模具內沉淀積累，達到所需要磚壁厚度，多余泥漿倒出后即粘接封口，坯體脫模，經干燥，入窯在1350度高溫燒制，獲得成品。
陳復生稱：原申請文件中“入窯在1350度高溫燒制”實際上包括了“不會發生爆裂的核心技術”，否則全封閉式耐火中空磚就不可能燒制成功。為了使文件更明確、更具體、更完整，要求把被遺漏的內容補充進去，即在權利要求書和說明書中增加了如下技術特征：“掌握不會發生爆裂的核心技術，采用自動排氣、自動全封閉的方法，在磚體寬面中心、底層2公分高處、鉆0.2公分-0.3公分小孔，用鈉長石等原料與水調配，將鈉長石等原料填入小孔中，留有細小孔排氣，鈉長石等原料在高溫熔化流入細小孔內，實現全封閉”。
本案中，本領域技術人員根據原權利要求書和說明書記載的技術內容及說明書附圖顯然不能直接且毫無疑義地確定所謂“不會發生爆裂的核心技術”的具體內容。因此，其對權利要求書和說明書的修改超出了原權利要求書和說明書記載的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規定。
律師點晴
該案并無過多存在爭議的內容，但卻引發一連串的訴訟，從一審一直到最高院再審，從專利申請日起算，前后將近7年的時間。可以想見案件背后當事人長時間的不如意和煎熬，仿佛被戴上緊箍，怎么都脫不下來。
其實當年猴哥戴的緊箍也是“比量著身體裁的一般”，大小合適，甚至還有點好看。頭痛的時候，恐怕是因為不了解專利法對專利申請文件修改的限制，修改超了范圍，被念了緊箍咒。接下來就探討一下專利申請文件修改的限制，包括背后有什么樣的邏輯，專利申請文件的修改與其他法律規定的關聯等。
一、對專利法第三十三條的規定的理解
專利法第三十三條規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
專利法第三十三條包括兩層含義：一是允許申請人對專利申請文件進行修改，二是對專利申請文件的修改進行限制。允許申請人對專利申請文件進行修改，一是考慮到申請人的表達和認知能力的局限性，在專利申請過程中，申請人往往需要根據對發明創造和現有技術的新的理解對權利要求書和說明書進行修正。二是通過修改提高專利申請文件的準確性，客觀上有利于公眾理解、運用發明創造。而對修改進行限制，是專利先申請原則的體現，并且能夠保障公眾對專利信息的信賴，避免給信賴原申請文件并以此開展行動的第三人造成不必要的損害。
判斷修改是否超范圍的主體應當是本領域技術人員，他應當是具備專業知識背景的普通技術人員，能夠理解所屬領域的技術內容。因此原說明書和權利要求書記載的范圍應當包括：原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。
二、專利申請文件的修改限制與專利保護范圍的關系
根據專利法實施細則第五十一條、第六十條的規定，專利沒有進行實質審查之前的修改，包括分案申請時的修改，只要不超出原說明書和權利要求書記載的范圍，在修改原權利要求書時既可以擴大其請求保護的范圍，也可以縮小其請求保護的范圍。實質審查過程中，以及在請求人提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，同樣可以修改專利申請文件，但是，修改應當僅限于針對審查意見的修改，或消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。專利申請文件的修改以原說明書和權利要求書記載的范圍為界，其記載的范圍越廣，披露的技術內容越多，允許的修改范圍就越大，而發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求，其權利要求記載的技術特征越多，其保護范圍就越小。
根據專利法實施細則第六十八條的規定，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人修改其權利要求書時要受原專利的保護范圍的限制，不得擴大原專利的保護范圍。
三、專利申請文件的修改限制與禁止反悔原則的關系
作為誠實信用原則的體現和要求，禁止反悔原則在專利授權確權程序中應予適用。基于專利權的確定性原則，就同一項專利權而言，無論在侵權程序還是在確權程序中，對其權利要求的解釋標準均應保持統一，以使其保護范圍保持一致。那么如果專利權人在專利審查檔案中或專利侵權訴訟中，對專利申請文件中的技術術語作出限定性解釋，那么對“原說明書和權利要求書記載的范圍”有限制，并對權利要求書的修改起到限制作用。
但其適用并非是無條件的，其要受到自身適用條件的限制以及與之相關的其他原則或者法律規定的限制。
根據專利法第三十三條以及專利法實施細則第六十八條的規定，在專利授權程序中，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍;在專利確權程序中，專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。因此，在專利授權程序中，相關法律已經賦予了申請人修改專利申請文件的權利，只要這種修改不超出原說明書和權利要求書記載的范圍即可。因此，如果申請人對專利申請文件的修改符合專利法第三十三條的規定，禁止反悔原則在該修改范圍內應無適用余地。
專利授權階段、確權階段出現的情況五花八門，對權利要求書的修改限制既有統一的思想，又有各自不同的規定。為了專利申請文件修改方便，以及由足夠的空間可以修改，專利申請時一定要盡可能充分、準確的準備文件內容。專利提交以后，不同階段的修改一定要在充分理解技術方案的基礎上、在相關規定的范圍內閃展騰挪，爭取既穩定又有最大保護范圍的權利。